必要技术特征在专利申请中的法律价值及其认定

李军  郝荣荣

摘要：《中华人民共和国专利法实施细则》中明确要求专利申请的独立权利要求中应当包含所有必要技术特征。基于独立权利要求的极端重要性，必要技术特征这一法律概念在专利法体系中具有重要地位。但是，它的法律价值选未受到应有的重视。本文通过必要拉术特征的研究，为专利工作相关人士在专利申请的审批、专利确权以及专利侵权保护阶段正确认定必要技术特征提供有益参考。

关键词：必要技术特征；认定；创造性

一、引言

必要技术特征在专利代理行业、专利审批机构中长期得不到应有的重视，导致对于必要技术特征的研究工作系统性不强，不利于全方位全流程认识必要技术特征及其认定的重要性。

必要技术特征在专利申请的审批、专利确权以及专利侵权保护阶段在理论解释上虽然是一致的，但是由于上述三个阶段中认定的规则存在重大区别。因而有必要研究造成这种区别的原因，并提出合理的建议。

二、各国相关规定的考察

必要技术特征这一概念，是随着我国专利法体系的建立而逐渐确立起来的，最新的规定记载于2010年专利法实施细则第20条第2款中，将其定义为发明或者实用新型为解决申请人所声称的技术问题所不可缺少的技术特征。

城外国家的相关规定如下：《美国专利审查手册》(MPEP)2164.08规定了如果权利要求中没有记载说明书中所认定的关键技术特征，应当根据

第112条第1款的规定以不能实现理由驳回该权利要求。日本专利法第36

条第5款要求专利申请的每项权利要求都应当包括完成发明所有必要的技术特征。《欧洲专利审查指南》进一步规定如果在独立权利要求中缺少解决技术问题所必不可少的技术特征，则权利要求将会以不清楚为理由按照《欧

洲专利公约》第84条的规定予以驳回。PCT初步专利审查指南要求独立权利要求应当明确地记载专利申请所需的全部必要技术特征。可见，虽然域外国家之没有特别设置缺少必要技术特征法条，但是在域外国家都在专利法体系中均记载有与必要技术特征的含义等同或含义相近的专利概念。

三、专利申请各个阶段的价值考察

必要技术特征这一法律概念在专利申请的各个阶段都具有重要价值，但是在专利申请的各个阶段的价值表现又有所区别。

1.必要技术特征在专利申请撰写阶段的价值

在专利法领城内，权利要求的保护范围通常是与其技术方案中的技术特征的数量成反比的，基于此逻辑，申请人出于扩张自身权益的价值迫求通常只将与所要解决的技术问题密切相关的必要技术特征写入独立权利要求，

2.必要技术特征在专利申请审批和专利确权阶段中的价值

为了保护社会公众的正当权益不受到非法行为造成的损失，实施细则要求申请人不得在独立权利要求中遗漏必要技术特征使自身权益不合理扩张并直接造成社会公众利益被不合理挤占。但是在专利申请审批阶段，些独立权利要求缺少必要技术特征的专利申请由于各种原因被授权了，这种情况相当于侵犯了社会公众的合法权益，同时，这些被不当授权的专利也是不稳定的，社会公众有权依据专利法规规定向专利行政部门请求宣告上述被授权的专利无效。

3.必要技术特征在专利保护阶段中的价值

不同于专利审批和专利确权阶段，在专利保护阶段通常是指司法程序阶段。此时，专利申请的权利要求已没有任何修改的机会。更由于我国目前在处理专利侵权纠纷中所采用的规则是将权利要求中的技术特征全部默认为是必要技术特征，不利于专利权人的利益的维护，这反过来“倒逼”申请人必须高质量地撰写权利要求，尤其是高质量地撰写独立权利要求。

四、必要技术特征法条与专利法其他相关的法条的竞合

涉及必要技术特征的实施细则第20条第2款与专利法第26条第4款中的不允许的功能性限定、专利法第26条第3款中的公开不充分以及专利法第22条第2款规定的新颖性/专利法第22条第3款规定的创造性法条存在着紧密的联系，因此，要适用好实施细则第20条第2款，需要分辨该规定与上述其他相关法条之间的异同。

1.实施细则第20条第2款与专利法第26条第4款的竞合

实施细则第20条第2款源自于专利法第26条第4款，两者的关系相当于特殊法与一般法的法律关系，前者与后者所规定的不支持问题相对应，其着眼点在于技术方案所要解决的技术问题，但后者规定的内容更加宽泛，还规定了技术方案中文字表达需要规范、保护范围不能存在重叠以及技术特征不应重复表达。实践中形成这样的做法，即只要逻辑推理得当，无论采用哪个规定都能够接受。但是，作为特殊法与一般法之间的关系，一个独立权利要求的技术方案不满足实施细则第20条第2款的规定，则其必然

也不满足专利法第26条第4款规定，反之则不能够成立。因此，在实践中独立权利要求的技术方案缺少必要技术特征时，从提高法律规定适用的明确性和针对性角度出发，应当首先适用实施细则第20条第2款。

2.实施细则第20条第2款与审查指南中有关功能性限定之间的竞合

不允许的功能性限定如果出现在独立权利要求中，则该独立权利要求必然因没有记载实现该功能的具体技术特征而具有缺少必要技术特征的缺陷，可谓“二罪合一”。在实际审查工作中，通常只需要列出其中一个缺陷。而无需判断哪一个更为优选。但是从法律位阶角度来看，不允许的功能性限定记载于专利审查指南中，缺少必要技术特征属于专利法实施细则的规定，实施细则的法律位阶高于专利审查指南，因而必要技术特征条款更为优选。另外，从定性定量判断角度上来看，缺少必要技术特征是从能否解决技术问题的角度来判断独立权利要求是否存在不完整的缺陷，属于定性判断；而不允许的功能性限度是从权利保护范围的不确定角度来判断权利要求的保护范围是否恰当，属于定量判断，因而适用缺少必要技术特征相对于不允许的功能性限定来说具有说服力。可见，无论从法律位阶还是定性定量判断角度来看，适用缺少必要技术特征比适用不允许的功能性限定更为优选。

3.实施细则第20条第2款与专利法第26条第3款之间的竞合

这两款法条最为明显的区别就是所适用的对象完全不同，缺少必要技术特征适用的对象是独立权利要求的技术方案，而公开不充分适用的对象则是专利申请的说明书。由于说明书公开不充分的缺陷无法通过修改来克

服，故专利法第26条第3款的严重性远高于实施细则第20条第2款，此时应当优先适用专利法第26条第3款指出该专利申请的说明书存在的缺陷。

4,实施细则第20条第2款与新颖性/创造性之间的竟合

申请人为了获得超出正当权益的保护范围，常常在撰写独立权利要求时故意遗漏某个必要技术特征，这种撰写方式往往导致本来具备新颖性创造性的专利申请由于缺少为解决申请人所声称的技术问题所不能缺少的必要技术特征而使得该独立权利要求与现有技术中某个对比文件所要解决的技术问题、技术特征和技术效果都完全相同，从而导致本申请不具备新颖性/创造性。对于这种“二罪合一”的案例，实践中常采用的做法是：指出其独立权利要求缺少必要技术特征的同时还需要指出该独立权利要求相对于最接近的现有技术中不具备新颖性和/或创造性。

四、总结

必要技术特征是专利法中特有的法律概念，体现了该技术方案的核心技术内容，在专利申请的撰写、审批、确权以及侵权判断中具有重要作用。在专利申请的各个阶段当中，正确认定必要技术特征的阶段越早越正确，对于申请人的权益保护就越有利。

就代理人代理机构而言，在透彻地研究技术方案之后，应当只将与专利申请所要解决的技术问题密切相关的全部必要技术特征写入独立权利要求，从而为申请人提供最为合理的权益保护范围，同时使独立权利要求的技术方案区别于现有技术而具有新颖性和创造性，实现独立权利要求稳定性和便于后期维权的双重效果，达到维护申请人合法利益和社会公众利益的恰当平衡。